「 傍名牌」不再一本萬利 打造兼具鳥瞰與蟲視的商標策略

作者: 文/馮震宇 | 能力雜誌 – 2012年1月8日 上午1:07

國內業者對商標布局,往往僅想到台灣,並未全方位思考,以致面臨走不出去的困擾。因此商標布局應兼具鳥瞰與蟲視兩種角度,小至注重商標元素侵權、大至國際專利布局。縱使台灣的商標被撤銷,根據商標屬地主義的原則,可以降低商標被撤銷的衝擊。

在手機專利戰爭漫天烽火吸引各方注意之際,攸關企業主要資產與行銷成敗的商標戰爭似乎也不遑多讓,近來亦博取不少媒體版面。在國際間,蘋果(Apple)iPad 雖然橫掃全球,卻在大陸踢到鐵板,被大陸法院判決侵害唯冠的商標,還爆出唯冠要求賠償100 億人民幣的天價。而在台灣,南僑公司所註冊的「讚岐」、SANUKI」、「 さぬき」等中英日文4件商標也被智慧局撤銷。再再突顯智慧財產權對現今企業的重要性,也顯現企業應該更重視智財布局,才能避免企業最寶貴的智慧資產突然消失於無形。

南僑公司的問題也是許多台灣企業共同的問題。與蘋果不同之處,在於蘋果是全球布局,難免會在某個國家遭遇一些問題。但是台灣業者則往往僅在台灣布局,而且在選擇品牌時,會傾向將國外有名的地名、人名、公司名稱或其他知名之名稱當作商標來申請。但是問題卻在於智慧局核准商標註冊後,業者就以為以後都不會有問題了,開始大量投資行銷資源於該商標,等該商標有名後,可能就會有人跳出來主張該商標註冊違反商標註冊的消極要件,以致於該商標在使用多年之後被撤銷。此時業者的損失可能才是難以估計。

由於類似的案件甚多,因此業者在進行產品命名與商標布局之際,就應該特別著重法律風險的考量,不能率爾為之,而應仔細評估,儘量在行銷考量之際,也要增加法律的考量,並強化法律的因應,這樣方不至於因為商標被撤銷而致一切投資全化為烏有。

「傍名牌」幸運女神不再眷顧  

一如南僑公司與上訴狀中所言,台灣業者很喜歡將日本的知名地名註冊為自己的商標。不過台灣業者不僅是日本,甚至其他國家的知名地名、甚至法人或機構名稱等,也都是業者覬覦的對象。不過,此種大陸稱為「傍名牌」的問題,在近年智財法院成立以及智財案件審理法完成立法後,法院的態度已經有了相當大的改變。

案例一 大哈佛控告小哈佛 勝

在早期,最有名的例子可能就是過去的抗議天王柯賜海與美商輝瑞藥廠就威而鋼商標而生的爭議了。雖然藍色小丸子威而鋼(Viagra) 名聞遐邇,且輝瑞首先於

1997 年1月7日於西藥類申請註冊「威而鋼」商標,但是柯賜海卻在1998 年8月21 日成立了一家「威而鋼生物科技有限公司」,並且利用當時商標法規定商標申請註冊不能與法人名稱相同的規定,在美商瑞輝藥廠於1999 年8月27 日以「威而鋼」商標申請在茶葉、茶葉製成之飲料等商品註冊防護商標後跳出來申請評定,反而讓輝瑞敗訴,就是一個法院機械式的適用法條規定的例子,也突顯出過去法院在適用商標法的僵固性。

不過近年來法院對於這種依附他人知名度之行為已經有相當不同的態度,使得取巧登記國外知名公司、機構、地名的案件也紛紛的中劍落馬。例如:美國哈佛大學就來台指控台灣小哈佛出版社,就使得已經深耕幼教市場達15 年的小哈佛商標因此被撤銷。

「小哈佛」商標是在1992 年8 月24日申請註冊,並指定使用於「書籍、新聞雜誌、圖書照片、期刊、講義教課書」等商品。不過在11 年之後,美國哈佛大學才跨海興訟,認為小哈佛商標「有致相關公眾混淆誤認之虞」。經評定後,智慧局撤銷小哈佛的商標。小哈佛上訴到最高行政法院,但是仍然敗訴。

小哈佛於上訴時主張,「小哈佛」商標三字以中文為主,使用於經營幼教事業,哈佛大學之商標則以英文為主,用於世界頂尖著作,兩者有天壤之別,且哈佛大學之「哈佛」中文商標註冊是在小哈佛之後才取得註冊,因此並無致消費者有混淆之虞,且法院也忽略小哈佛長久經營台灣幼教市場所贏得之商譽,及消費者對小哈佛產銷主體之認識。

但是最高行政法院卻表示,哈佛大學商標早自1975 年起即在全球多國取得298 件之商標註冊,遠超過小哈佛商標已註冊的15 年期間,因此雖然哈佛中文商標在小哈佛之後才在台灣註冊,但是因為哈佛係著名商標,因此縱使當時並未在台灣註冊,仍應予以保障。

此外法院還認為,「HARVARD」及「哈佛」等商標相較於小哈佛商標,整體觀之,均應屬構成近似之商標。且兩者所指定使用之書籍等文具及教育、研究等服務,顯然類似或具有極大之關聯性等因素,因此判決相關消費者對小哈佛商標所表彰之商品來源或產製主體有發生混淆誤認之虞,而判決小哈佛敗訴,也使得小哈佛已註冊達15 年之久的商標因此喪失商標權。

案例二 雷朋太陽眼鏡越洋控告汽車雷朋 勝

雷朋(RAY-BAN) 的商標爭議中,則是涉及搶註他人的商標。在該案中,台灣業者新泰貿易在2001 年5 月2 日註冊國際知名的太陽眼鏡品牌「雷朋」,指定使用於汽、機車及其零組件、汽車椅套、車蓬等商品,也獲得智慧局核准註冊。RAY-BAN 的商標權人義大利商亦跨海來台訴訟。

新泰貿易主張多年來消費市場上陸續有「雷朋」商標使用於不同性質之商品與服務上,故「雷朋」二字之識別性已呈弱勢化。但是最高行政法院在2007 年的判決中明確表示,該商標權人就該商標之經營已趨多角化,客觀上仍有使消費者對系爭商標所表彰之商品來源或產銷主體產生混淆誤認之虞,故判決新泰貿易敗訴。

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